(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento del marchio

Articolo 2573 - Codice Civile

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda (2557).

Articolo 2573 - Codice Civile

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda (2557).

Note

Massime

In tema di cessione del marchio, il divieto di alienazione separatamente dall’azienda o da un suo ramo particolare, previsto dall’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modiche introdotte dal D.L.vo n. 480 del 1992 ), riguarda i contratti conclusi prima del 31 dicembre 1992, cioè della data di entrata in vigore della predetta novella, come statuito dall’art. 90 del D.L.vo citato. Cass. civ. sez. I, 10 novembre 2008, n. 26901

Il divieto, previsto dall’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modiche introdotte dal D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480 ), di cedere il marchio separatamente dall’azienda, riguarda esclusivamente il trasferimento della titolarità, e non anche la concessione della licenza, sia pure esclusiva ma comunque temporanea, dell’uso del marchio. Cass. civ. sez. I, 26 giugno 2007, n. 14787

In tema di marchio, non comporta violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 c.c. e 15 R.D. n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto per effetto della contestuale cessione dell’azienda o di un ramo particolare di essa) la semplice cessione, oltre che dell’uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, lemmi ingeneranti confusione con altra parola costituente marchio registrato di imprenditore concorrente), integrando tutto ciò il trasferimento di una specifica organizzazione produttiva legittimamente qualificabile come «ramo di azienda». Cass. civ. sez. I, 9 febbraio 2000, n. 1424

L’art. 2573 c.c. (anteriormente alle modiche introdottevi dal D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480 recante «Attuazione della direttiva CEE sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d’impresa») e l’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, contenente disposizioni di analogo tenore, fanno divieto di cedere il marchio separatamente dall’azienda e stabiliscono inoltre la presunzione che la cessione di questa comporti la cessione di determinati marchi; dal che consegue la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, del contratto di cessione del marchio senza contestuale cessione dell’azienda, restando invece escluso che la sola cessione del primo implichi il sorgere della presunzione di cessione dell’azienda o del ramo di essa che realizza il prodotto al quale il marchio si riferisce. Cass. civ. sez. lav. 13 giugno 1995, n. 6656

Alla disposizione dell’art. 2573 c.c. (secondo la quale il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito solo con l’azienda o con un ramo particolare di questa), che è di stretta interpretazione, atteso il suo scopo di evitare frodi in danno del pubblico, si ottempera anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce, secondo le modalità tecniche protette dal brevetto, e con il trasferimento dei particolari elementi necessari, eventualmente, alla realizzazione del prodotto stesso. Pertanto, l’onere di provare la nullità della cessione del marchio, per mancato trasferimento dei predetti diritti ed elementi, incombe sul terzo che l’afferma. Cass. civ. sez. I, 6 marzo 1995, n. 2578

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