Art. 2571 – Codice Civile

La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 13 maggio 2016, n. 9889

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non fine comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Cass. civ. sez. I, 13 maggio 2016, n. 9889

In tema di marchi, l’uso anteriore di un segno distintivo, rilevante ai fini dell’esclusione della novità di un marchio successivamente registrato, è quello attinente alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, e non già quello che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa, determinandone proprio in virtù dell’uso del marchio un ambito specifico e limitato, e rafforzandone, proprio in quest’ambito, la capacità distintiva. Cass. civ. sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684

Il diritto, previsto dall’art. 9 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (e indi dall’art. 12, comma primo, lett. b, del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 ), di continuare nell’uso del marchio non registrato, che importi notorietà puramente locale, ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di uno stesso marchio da parte di altro soggetto, comporta, per il principio di unitarietà dei segni distintivi espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma primo, lett. c ), del citato R.D. n. 929 del 1942 (e indi dagli artt. 22 e 12 del D.L.vo n. 30 del 2005 ) principio che rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità che chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna ) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari ), ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone. Cass. civ. sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2003, n. 14342

Può essere oggetto di registrazione come marchio il segno che, prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che fine sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo ed individualizzante ad onta della originaria genericità; rispetto a questo principio, posto dall’art. 19 del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, pone una regola diversa l’art. 47 bis dello stesso regio decreto, introdotto dall’art. 43 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480, il quale, pur riguardando la convalidazione del segno originariamente non proteggibile, considera, come una norma non retroattiva, la sola ipotesi di uso successivo alla registrazione, per ricollegarvi un effetto impeditivo della dichiarazione di nullità. Cass. civ. sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666

A norma dell’art. 9 R.D. n. 929 del 1942, in caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di marchio simile od uguale da parte di altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante, alla luce di una lettura sistematica dell’art. 9 citato nell’ambito delle altre disposizioni della legge medesima in tema di preuso (in particolare, gli artt. 17 e 48), e tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla più estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata dall’ordinamento al marchio registrato sia dagli orientamenti emergenti dalla novella del D.L.vo n. 480 del 1992 attuativa della disciplina comunitaria, è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto all’utilizzazione esclusiva di detto marchio nell’ambito dell’uso di fatto, e quindi il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di «duopolio» atto a consentire nell’ambito locale, la «coesistenza» del marchio preusato e di quello successivamente registrato. Cass. civ. sez. I, 27 marzo 1998, n. 3236

In ipotesi di registrazione di un marchio originario e di successiva registrazione di marchio protettivo, non sono applicabili i principi del preuso quando quest’ultimo sia stato usato di fatto da un terzo prima della sua registrazione, atteso che, ove un prodotto sia contraddistinto e conosciuto con un marchio originario, il preuso da parte di terzi del marchio protettivo del medesimo non è in grado di generare nel pubblico dei consumatori la conoscenza del prodotto contraddistinto con il marchio di fatto e di ottenere, pertanto, la notorietà obiettiva dell’uso dello stesso, poiché non toglie al marchio originario protetto il requisito della novità. Cass. civ. sez. I, 24 marzo 1983, n. 2060